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Die Erschöpfung der Marke umfasst auch das Recht, die Marke zu benutzen, um in der Öffentlichkeit für diese Waren zu werben.

Im aktuellen Fall begehrte die Klägerin Unterlassung und Beseitigung.

Die Klägerin ist berechtigt, die Unionswortmarken „BOSS“ und „JOOP“ sowie die österreichische Wortmarke „BOSS“ für ihre Parfum-Produkte, zu benützen. Die Beklagte vertreibt online Parfum- und Kosmetikprodukte und bietet auch Originalprodukte der Klagsmarken an. Sie versendet an Käufer bestellte Waren in einem Karton, auf dem unter anderem die Klagsmarken abgedruckt sind mit dem Werbespruch „BEAUTY FOR LESS“ und der Diskounter-Bezeichnung „easyCOSMETIC“:

Dabei erhielten die Käufer zum Teil Parfums der Klagsmarken, zum Teil auch Waren ohne Zusammenhand mit den Klagsmarke.

Dem Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren der Klägerin wurde nicht stattgegeben. Wie kam es dazu?

Zusammenfassung

Grundsätzlich gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr die Marke oder ein ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren/Dienstleistungen zu benutzen. Eine Marke darf jedoch benutzt werden, um in der Öffentlichkeit für diese Waren zu werden, wenn die konkrete Art und Weise der Benutzung in der Werbung nicht rufschädigend ist.

Im konkreten Fall liegt eine zulässige Benutzung der Klagsmarken vor. Denn nach der Unionsmarkenverordnung liegt eine solche dann vor, wenn auf einem Versandkarton der Weitervertrieb der unveränderten Originalprodukte mit den Klagsmarken als Herkunftshinweis für weitere Einkäufe (produktbezogen) beworben wird, selbst wenn sich im konkreten Karton keine Waren der Klagsmarken befinden.

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Beschluss des OGH zu GZ 4Ob173/20z vom 20.10.2020

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher, Hon.-Prof. Dr. Brenn, Hon.-Prof. PD Dr. Rassi und MMag. Matzka als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei C***** GmbH, *****, Deutschland, vertreten durch CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei B***** Ltd, *****, Vereinigtes Königreich, vertreten durch Dr. Monika Wildner, Rechtsanwältin in Wien, wegen Unterlassung und Beseitigung (Gesamtstreitwert 52.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 31. Juli 2020, GZ 4 R 30/20s-37, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

[1] Die Klägerin handelt mit Parfumprodukten, die sie auf Basis eines Lizenzvertrags unter Verwendung ua der österreichischen Wortmarke „BOSS“ sowie der Unionswortmarken „BOSS“ und „JOOP!“ in den Verkehr bringt. Sie ist von der Markeninhaberin zur Geltendmachung von Ansprüchen aus der Verletzung von Markenrechten berechtigt worden.

[2] Die Beklagte betrieb bis Juli 2018 einen Online-Shop für Parfum- und Kosmetikprodukte und bot in diesem Rahmen auch Originalprodukte der genannten Marken an. Sie verschickte im Juli 2018 an Käufer bestellte Ware in einem Karton, auf dem in gedrängter und durchmischter Anordnung neben anderen Marken auch die Klagsmarken aufgedruckt waren. Auf dem Karton waren außerdem der Werbespruch „BEAUTY FOR LESS“ und die Diskonter- Bezeichnung „easyCOSMETIC“ aufgedruckt (siehe dazu die Abbildungen in 4 Ob 127/19h).

[3] Die mit diesen Kartons erfolgten Warenlieferungen an Käufer enthielten zum Teil Parfums der Klagsmarken, zum Teil wurden damit aber auch (nur) Waren geliefert, die in keinem Zusammenhang mit den Klagsmarken stehen.

[4] Die Klägerin begehrt der Beklagten zu verbieten, die bei ihr bestellten Produkte in Kartons zu versenden, die mit den Klagsmarken (wie laut Abbildung ersichtlich) bedruckt sind, insbesondere wenn die Klagsmarken mit anderen Marken abgebildet oder mit dem Slogan „BEAUTY FOR LESS“ bzw der Bezeichnung „easyCOSMETIC“ versehen werden. Weiters stellt sie ein auf die Zerstörung der Versandkartons abzielendes Beseitigungsbegehren.

[5] Die Beklagte könne ihr Werberecht nicht von der Erschöpfung der Klagsmarken herleiten. Die Verwendung der Klagsmarken beeinträchtige berechtigte Interessen der Klägerin, weil die Marken in einer ihrem Image als Luxusmarken nicht entsprechenden Weise genutzt würden. Die Vorgangsweise der Beklagten suggeriere eine nicht bestehende Geschäftsbeziehung zwischen den Streitteilen und entspreche nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel.

[6] Die Beklagte wandte ein, dass sie nur unveränderte Originalwaren vertreibe. Die Werbung auf den Kartons nehme Bezug auf in ihrem Online-Shop angebotene Waren. Das sei notwendig, weil die Kunden auch nach Erhalt bestellter Waren gerne und oft weitere Bestellungen vornähmen. Auch die Nähe zu „BEAUTY FOR LESS“ und „easyCOSMETIC“ sei nicht markenschädigend. Schon durch die Anführung einer Vielzahl von Marken auf dem Karton liege die Annahme einer Geschäftsbeziehung durch Kunden fern.

[7] Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Sie gingen davon aus, dass die Beklagte durch ihre produktbezogene Werbung auf dem Versandkarton die Klagsmarken im Sinne des Art 15 Abs 1 UMV bzw § 10b Abs 2 MSchG für Waren rechtmäßig benutze. Die Benutzung der Klagsmarken beeinträchtige auch keine berechtigten Interessen der Klägerin.

Rechtliche Beurteilung

[8] Die Klägerin zeigt dagegen in ihrer außerordentlichen Revision keine erhebliche Rechtsfrage auf.

[9] 1. Nach der im (denselben behaupteten Markenrechtsverstoß betreffenden) Sicherungsverfahren ergangenen Entscheidung 4 Ob 127/19h liegt eine zulässige Benutzung iSd Art 15 Abs 1 UMV bzw § 10b Abs 1 MSchG auch dann vor, wenn auf einem Versandkarton der Weitervertrieb der unveränderten Originalprodukte mit den Klagsmarken als Herkunftshinweis für weitere Einkäufe (produktbezogen) beworben wird, selbst wenn sich im konkreten Karton keine Waren der Klagsmarken befinden. Die von den Umständen des Einzelfalls abhängige Frage, ob berechtigte Gründe iSd Art 15 Abs 2 UMV bzw § 10b Abs 2 MSchG vorliegen, etwa weil die Verwendung der Klagsmarken im konkreten Fall geeignet ist, einen irreführenden Eindruck über eine allfällige wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber zu erwecken oder dem Ruf der Marke und ihres Inhabers erheblich zu schädigen, wurde im Provisorialverfahren (mangels Irreführung bzw Rufschädigung) zu Gunsten der Beklagten verneint.

[10] 2.1 Die Vorinstanzen haben an das Ergebnis des Sicherungsverfahrens angeknüpft. Mangels Änderung des für die Entscheidung relevanten Sachverhalts vermag die Klägerin – auch mit Blick auf die unveränderte Rechtslage – die Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht begründen.

[11] 2.2 Im Provisorialverfahren wurde klargestellt, dass von der Erschöpfung der Marke auch das Recht umfasst ist, die Marke zu benutzen, um in der Öffentlichkeit für diese Waren zu werben (RS0132751). Die vom Senat im Sicherungsverfahren dazu herangezogene Judikatur des EuGH unterscheidet nicht danach, ob sich der Markeninhaber gegen die Verwendung einer Wort-Bild-Marke oder einer Wortmarke wehrt (vgl zum Bildzeichen bzw zur Wort-Bild-Marke: zB EuGH C-337/95 C-337/95, Parfums Christian Dior, und EuGH C-63/97BMW). Die Zulässigkeit der Revision kann daher nicht darauf gestützt werden, dass sich die Klägerin im Hauptverfahren ausdrücklich auch gegen die Verwendung von Wortbildmarken wehrt.

[12] 2.3 Auch die Ausführungen zu § 10 Abs 3 MSchG werfen keine erhebliche Rechtsfrage auf.

[13] 2.3.1 Diese Regel betrifft die Grenzen des Ausschließlichkeitsrechts des Markeninhabers und rechtfertigt freie Benutzungshandlungen durch einen Dritten. Die Voraussetzungen für diese Ausnahme mussten im Anlassfall schon deshalb nicht geprüft werden, weil die Klägerin der Beklagten bereits im Hinblick auf den Erschöpfungsgrundsatz nach § 10b MSchG nicht verbieten kann, die Marken zu benutzen.

[14] 2.3.2 Die Frage, ob und inwieweit der letzte Halbsatz des § 10 Abs 3 MSchG („sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht“) überhaupt bei der Prüfung des § 10b Abs 2 MSchG heranzuziehen ist, kann die Zuständigkeit des Rechtsmittels nicht stützen.

[15] Aus der Judikatur des EuGH ergibt sich, dass ein berechtigter Grund des Markeninhabers nicht schon deshalb gegeben ist, weil die vom Wiederverkäufer betriebene Form der Werbung von derjenigen des Markeninhabers oder seiner Vertriebspartner abweicht, sondern erst dann, wenn die konkrete Art und Weise der Benutzung der Marke in der Werbung rufschädigend ist (vgl EuGH C-558/08, Portakabin, Rn 79 f). Das berechtigte Interesse des Markeninhabers kann nicht allein im Blick auf werbliche Gepflogenheiten in der Branche des Wiederverkäufers beurteilt werden. Entscheidend ist vielmehr auch im Fall einer für die Branche des Wiederverkäufers unüblichen Werbeform, ob die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke tangiert ist oder eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Beeinträchtigung des Rufs der Marke vorliegt (vgl idS auch BGH I ZR 221/16, beauty for less, GRUR 2018, 84).

[16] Davon abgesehen sah es der Senat im Sicherungsverfahren – ungeachtet des bereits dort erhobenen Einwands der Klägerin, wonach die Vorgangsweise der Beklagten nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entsprechen würde – als nicht korrekuturbedürftig an, den Unterlassungsanspruch deshalb zu verneinen, weil der Ruf der Klagsmarken durch die konkreten Werbemethoden nicht beeinträchtigt worden sei. Die Revisionswerberin zeigt nicht auf, aus welchen Erwägungen von diesen Schlussfolgerungen, auf die auch das Berufungsgericht Bezug nahm, abzugehen wäre.

[17] 3. Eine Vorlage an den EuGH war nicht geboten. Es stellen sich keine entscheidungsrelevanten Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits vom EuGH geklärt wurden oder zweifelsfrei zu beantworten sind.

[18] 4. Insgesamt zeigt die Klägerin keinen tauglichen Grund für die Zulassung ihres außerordentlichen Rechtsmittels auf, das daher als unzulässig zurückzuweisen war.

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