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Bei der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Marken & der von ihnen erfassten Waren/Dienstleistungen abzustellen.

Im aktuellen Fall begehrte die Antragstellerin die Löschung einer Marke.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der Wortmarke „RAT PAC“ (AT 285551) für Dienstleistungen der Klassen 36 (Film-Finanzierung), 41 (Filmproduktion und -verleih, Veröffentlichung von Büchern, Betrieb von Casinos) und 43 (Dienstleistungen von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Betrieb einer Bar).

Dagegen beantragte die Antragstellerin die Löschung dieser Marke und stütze sich dabei auf ihre eigene Firma „Rat Pack Filmproduktion GmbH“ (siehe Abbildung) sowie auf ihre deutsche Marke (DE 30201720) „Rat Pack“.

Dem Löschungsantrag wurde nur teilweise stattgegeben. Wie kam es dazu?

Zusammenfassung

Nach § 32 MSchG kann ein Unternehmer die Löschung einer Marke begehren, wenn seine Firma ohne seine Zustimmung als Marke oder Markenbestandteil registriert worden ist und die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Dieser Schutz hängt davon ab, ob das Unternehmenskennzeichen im Inland bei einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung verwendet wird. Es ist zu prüfen, ob die Branche, für die die Antragstellerin ihr Unternehmenskennzeichen benützt, ausreichend nahe jenen Dienstleistungen ist, für die die angegriffene Marke registriert ist.

Im konkreten Fall liegt Verwechslungsgefahr zwischen dem Firmenwortlaut der Antragstellerin und der Marke der Antragsgegnerin vor. Verwechslungsgefahr ist jedoch nicht im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Hotels, der Verpflegung von Gästen in Restaurants, sowie dem Betrieb einer Bar gegeben. Denn diese Dienstleistungen haben mit der geschäftlichen Tätigkeit der Antragstellerin, nämlich Filmfinanzierung, Filmproduktion und Filmverleih nichts zu tun. Auch das Veröffentlichen von Büchern ist als Begleitmaßnahme zur Promotion von Filmen nicht unüblich und ist auch hier die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Dienstleistung über den Betrieb von Casinos wurde hingegen nicht bekämpft und bleibt daher aufrecht.

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Urteil des OLG Wien zu GZ 33R5/20b vom 28.04.2020

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Schober und den Patentanwalt DI Mag. Babeluk in der Rechtssache der Antragstellerin R*****, vertreten durch die Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG in Wien, gegen die Antragsgegnerin R*****, vertreten durch die Schwarz Schönherr Rechtsanwälte KG in Wien, wegen Löschung der Marke AT 285551 über die Berufung der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 24.7.2019, Nm 29/2016-6, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. Die Entscheidung wird geändert und lautet insgesamt:

«Dem Antrag wird teilweise stattgegeben und die Marke AT 285551 mit Ausnahme der Dienstleistungen der Klasse 41 „Betrieb von Kasinos“ und der Klasse 43 „Dienstleistungen von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Betrieb einer Bar“ mit Wirksamkeit vom Beginn der Schutzdauer gelöscht.

Das Mehrbegehren, die Marke auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 43 „Dienstleistungen von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Betrieb einer Bar“ zu löschen, wird abgewiesen.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin binnen 14 Tagen an Kosten des Verfahrens EUR 1.884,77 (darin EUR 466,67 Barauslagen) zu ersetzen.»

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin binnen 14 Tagen an Kosten des Berufungsverfahrens EUR 433,90 zu ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

1. Der Löschungsantrag ist gerichtet gegen die Wortmarke AT 285551,

RAT PAC,

angemeldet am 17.6.2014, registriert am 19.11.2015, publiziert am 20.12.2015. Diese Marke ist eingetragen für die folgenden Dienstleistungen:

36       Finanzierung von Filmen;

41       Produktion von Spielfilmen und Fernsehprogrammen; Filmverleih-Dienstleistungen, nämlich Verleih von Spielfilmen und Fernsehprogrammen; Veröffentlichung von Büchern; Betrieb von Kasinos;

43       Dienstleistungen von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Betrieb einer Bar.

Die Antragstellerin beantragt die Löschung in Bezug auf alle Dienstleistungen (ausgenommen „Betrieb von Kasinos“) und stützt ihren Antrag auf § 32 Abs 1 MSchG und bringt – kurz zusammengefasst (§ 500a ZPO) – vor, sie sei 2001 gegründet worden und firmiere seit 2002 unter „Rat Pack Filmproduktion GmbH“. Sie produziere sehr erfolgreiche Kinofilme. Die Firma verwende sie insbesondere in folgender Form:

Ihr Unternehmensgegenstand sei die Produktion von Filmen einschließlich Fernsehproduktionen und anderen audiovisuellen und sonstigen Medienproduktionen sowie die Durchführung von Tätigkeiten, die mit der Produktion unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen. Sie sei auch Inhaberin der deutschen Marke DE 30201720 „Rat Pack“ mit Priorität vom 14.1.2002, unter anderem für Filmproduktion. Sie benutze die Firma in Österreich lange (schon vor dem Prioritätsdatum der angegriffenen Marke) und intensiv.

Die Antragstellerin stützt ihren Antrag auch auf § 34 Abs 1 MSchG (Bösgläubigkeit), und trägt dazu vor, die Antragsgegnerin habe versucht, eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke anzumelden, was auf Grund eines Widerspruchs der Antragstellerin misslungen sei. Nun sei sie dazu übergegangen, nationale Marken, darunter auch in Österreich, anzumelden, um die Antragstellerin beim Vertrieb der Filme in Österreich zu behindern.

2. Die Antragsgegnerin trat dem Löschungsantrag entgegen und brachte – kurz zusammengefasst (§ 500a ZPO) – vor, auf Grund der Entscheidung des EuGH C-17/06Céline, könne der Träger einer Firma einem Markeninhaber die Verwendung der gleichlautenden Marke nicht mehr verbieten. Die Antragstellerin habe keine Firmenrechte in Österreich, genieße daher allenfalls den Schutz, den nicht eingetragene Handelsnamen genießen. Bestritten werde, dass die Antragstellerin unter ihrer Firma schon vor dem Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke tätig gewesen sei. Die Antragstellerin produziere in Österreich auch keine Filme. Das Firmenlogo der Antragstellerin habe keine Verkehrsgeltung und es werde auch nicht firmenmäßig verwendet. Selbst wenn man davon ausginge, dass das Anbringen des Firmenlogos auf DVD-Hüllen etc eine markenmäßige Verwendung nahelege, sei dies – wenn überhaupt – eine Nutzung für Waren, während die angegriffene Marke für Dienstleistungen registriert sei.

3. Mit dem nun angefochtenen Beschluss gab die Nichtigkeitsabteilung (NA) dem Antrag statt und löschte die Marke im beantragten Ausmaß (also nur nicht in Bezug auf den Betrieb von Kasinos).

In tatsächlicher Hinsicht ging die NA davon aus, dass die Antragstellerin schon vor dem Prioritätszeitpunkt der Marke (17.6.2014) in Österreich in der Film- und Fernsehbranche unter ihrer Firma aufgetreten ist (Beschluss Seite = BS 9 ff). Die Antragstellerin und ihre Kooperationspartner haben das Zeichen „Rat Pack“ in Österreich vor dem Prioritätstag im Vor- und Nachspann von ihren Kinofilmen, auf Filmplakaten, auf DVDs/Blue-Rays, auf sonstigen Werbematerialien (zum Beispiel Happy Meal von McDonald‘s, Kinder-Überraschung und Popcorn-Tüten in österreichischen Kinos), durch Werbung auf Websites und auf Facebook und bei diversen Werbeveranstaltungen (zum Beispiel Filmpremieren) benutzt. Dabei war stets das Firmenzeichen abgebildet (BS 12 unten).

Rechtlich erwog die NA, dass dem Firmenwortlaut der Antragstellerin Unterscheidungskraft zukomme und dass auch Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke bestehe. Es bestehe auch eine Identität oder zumindest eine hochgradige Ähnlichkeit (gemeint: Dienstleistungsähnlichkeit) zur geschäftlichen Tätigkeit der Antragstellerin. Das gelte auch für „Filmfinanzierung“, weil dies nicht mit „Finanzdienstleistungen“ gleichzusetzen sei. Auch zur Produktion von Büchern bestehe keine Branchenverschiedenheit. Die Verwechslungsgefahr bestehe auch bei den Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Hotels“, „Verpflegung von Gästen in Restaurants“ und „Betrieb einer Bar“. Es würden nämlich Werbefilme für Hotels gedreht, Hotels dienten als Filmkulissen, Filmproduktionsfirmen würden auch Bars und Restaurants betreiben.

Die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Markenanmeldung verneinte die NA, weil die bloße Kenntnis der Firma eines anderen Unternehmens dafür nicht ausreiche.

4. Dagegen richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin, die Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtige rechtliche Beurteilung geltend macht. Sie beantragt, die Entscheidung zu ändern und den Löschungsantrag abzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

5. Die Berufung ist teilweise berechtigt.

5.1 Als Verfahrensmangel und auch als Basis einer unrichtigen Tatsachenfeststellung rügt die Antragsgegnerin, dass die NA außerhalb der Verhandlung im Internet (YouTube) recherchiert habe, um festzustellen, dass das Firmenlogo der Antragstellerin im Vorspann und Nachspann der von ihr produzierten Filme gezeigt werde. Diese Feststellung solle entfallen und durch eine Negativfeststellung ersetzt werden.

Dazu weist die Antragstellerin in der Berufungsbeantwortung mit Recht darauf hin, dass sie eine entsprechende Behauptung aufgestellt habe, der die Antragsgegnerin aber nicht substantiiert widersprochen habe, obwohl dies leicht möglich gewesen wäre, denn eine Beweisführung in die eine oder andere Richtung wäre mit Hilfe des Internet (YouTube) leicht möglich gewesen. Wenn die NA somit eine gar nicht konkret bestrittene Tatsache aus eigenem Antrieb überprüft, um dann die nicht substantiiert bestrittene Tatsache auch festzustellen, ist darin kein Verfahrensmangel zu erblicken. Bemerkenswert ist auch, dass die Antragsgegnerin auch im Rechtsmittel nicht die Behauptung aufstellt, das Firmenlogo der Antragstellerin werde im Vorspann und im Nachspann nicht gezeigt.

Selbst wenn diese Feststellung entfiele, blieben jene oben zitierten Feststellungen bestehen, aus denen sich unabhängig von der Gestaltung des Vorspanns und des Nachspanns der Filme eine Benutzung der Firma durch die Antragstellerin ergibt.

5.2 Die Antragsgegnerin wiederholt in der Berufung ihren Rechtsstandpunkt, die Entscheidung C-17/06Céline, stelle klar, dass jemand, der sein Recht aus einer Firma ableitet, keine Handhabe habe, um gegen eine Marke vorzugehen. Diesem Standpunkt hat sich die NA mit überzeugenden Argumenten nicht angeschlossen. Auch das Berufungsgericht schließt sich dieser Ansicht nicht an.

In der genannten Entscheidung hat der EuGH dazu Stellung genommen, ob ein Markeninhaber jemandem die Benutzung einer Firma (eines Unternehmenskennzeichens) untersagen darf. Keine Aussage wurde in dieser Entscheidung darüber getroffen, ob jemand auf Grund seines Namens oder seiner Firma (Unternehmenskennzeichen) gegen eine Marke vorgehen kann. Allein aus der Tatsache, dass das Gesetz in § 32 MSchG eine ausdrückliche Regelung für diesen Fall enthält, verbietet sich ein Schluss dahin, dass diese beiden Rechtsinstitute in jeder Hinsicht einander völlig spiegelbildlich gegenüberstünden und sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nur idente Rechtsfolgen erzeugen könnten.

Wie der OGH in der von der Antragsgegnerin zitierten Entscheidung 4 Ob 223/12sSkorpion, erläutert hat, ergibt sich aus C-17/06Céline, dass die Benutzung einer (älteren) Marke durch den Inhaber einer gleichnamigen Firma infolge der unterschiedlichen Funktionen von Firma und Marke kein Kennzeichenverstoß ist, sofern der Firmeninhaber die Firma nicht auf seinen Waren anbringt oder die Firma nicht sonst in einer Weise benutzt, die eine Verbindung zwischen der Firma und seinen Waren herstellt, weil der Firmeninhaber die Firma so gewissermaßen „zur Marke machen“ würde und dadurch die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Die Nutzung einer Marke als (Teil einer) Unternehmensbezeichnung verletzt das Markenrecht für sich genommen noch nicht. Daraus ist aber nicht abzuleiten, dass die Benutzung einer Marke als Firmenbestandteil oder als Firma unabhängig von den Begleitumständen stets gerechtfertigt wäre.

Umgekehrt lässt sich daraus noch weniger ableiten, dass die Wahl eines Firmennamens (oder eines verwechselbar ähnlichen Wortes) als Wortmarke unabhängig von den Begleitumständen jedenfalls gerechtfertigt wäre. Die dem Firmeninhaber vom Gesetz zugestandenen Rechte, gegen eine jüngere Marke vorzugehen, bleiben durch die Überlegungen des EuGH in der genannten Entscheidung unberührt (vgl auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG12 § 12 Rz 9).

5.3 Unter dem Aspekt einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung weist die Antragsgegnerin darauf hin, dass die Antragstellerin in Österreich keine Filme produziere. Sie genieße daher auch keinen Schutz der Firma, weil sie – was unstrittigerweise zutrifft – ihre Firma in Österreich nicht registriert hat.

Der Schutz, den § 32 MSchG gewährt, hängt nicht von der Registrierung im österreichischen Firmenbuch ab, sondern davon, ob das Unternehmenskennzeichen im Inland bei einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung verwendet wird (Horak in Kucsko/Schumacher, marken.recht2 § 32 Rz 9 f; Engin-Deniz, MSchG3 717; 34 R 145/15s).

Die oben wiedergegebenen Feststellungen der NA, in denen die Produktion von Filmen (in Österreich) gar nicht enthalten ist, konkretisieren diese „dauerhafte wirtschaftliche Betätigung“ ausreichend. Ausgehend von diesem Sachverhalt (an den die Antragsgegnerin in ihrer Rechtsrüge gebunden ist) kommt es auf die von der Antragsgegnerin vermissten Filmproduktion in Österreich nicht an.

5.4 Die Antragsgegnerin moniert, die Waren- und Dienstleistungsverwandtschaft fehle zwischen den wirtschaftlichen Tätigkeiten, die die Antragstellerin entfalte, und den Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke registriert sei.

Dazu ist zu bemerken, dass es im konkreten Fall nicht um den Vergleich von Waren und Dienstleistungen geht, wie dies üblicherweise im Streit zweier Markeninhaber der Fall ist, sondern darum, ob die Branche, für die die Antragstellerin ihr Unternehmenskennzeichen benützt, ausreichend nahe jenen Dienstleistungen ist, für die die angegriffene Marke registriert ist. Dabei ist von der unwidersprochenen Behauptung auszugehen, dass die Antragstellerin die Produktion von Filmen einschließlich Fernsehproduktionen und anderen audiovisuellen und sonstigen Medienproduktionen sowie der Durchführung von Tätigkeiten, die mit der Produktion unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, zu ihrem Unternehmensgegenstand gemacht hat. Daran bestehen auch deswegen keine Bedenken, weil das Unternehmenskennzeichen das Wort „Filmproduktion“ ausdrücklich enthält.

Bei dieser rechtlichen Beurteilung ergibt sich die folgende Gegenüberstellung:

Branche der AntragstellerinSchutzbereich der angegriffenen Marke
Produktion von Filmen einschließlich Fernsehproduktionen und anderen audiovisuellen und sonstigen Medienproduktionen sowie der Durchführung von Tätigkeiten, die mit der Produktion unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenFinanzierung von Filmen
Produktion von Spielfilmen und Fernsehprogrammen
Filmverleih-Dienstleistungen, nämlich Verleih von Spielfilmen und Fernsehprogrammen
Veröffentlichung von Büchern
[Betrieb von Kasinos – nicht bekämpft]
Dienstleistungen von Hotels
Verpflegung von Gästen in Restaurants
Betrieb einer Bar

Das Berufungsgericht kommt dabei – anders als die NA – zum Ergebnis, dass die Dienstleistungen von Hotels, die Verpflegung von Gästen in Restaurants sowie der Betrieb einer Bar keine ausreichende Nähe zur Filmproduktion haben. Mit der Argumentation der NA hätte alles, was in Spielfilmen gezeigt werden könnte oder wo Dreharbeiten möglich sind, einen ausreichenden Bezug zur Filmproduktion. Durch die genannten (oben fett gedruckten) Dienstleistungen würde die Antragsgegnerin nicht in das Recht der Antragstellerin eingreifen, das diese aus der geschützten Unternehmensbezeichnung ableiten kann.

Umgekehrt sieht das Berufungsgericht keine vernünftigen Gründe, um daran zu zweifeln, dass die Finanzierung von Filmen ein Teil der Filmproduktion ist.

Auch das Veröffentlichen von Büchern ist als Begleitmaßnahme zur Promotion von Filmen nicht unüblich.

5.6 Naturgemäß richtet sich die Berufung nicht gegen die Einschätzung der NA, die Markenanmeldung sei nicht bösgläubig. Allerdings trägt die Antragstellerin ihre Argumente zur Annahme der Bösgläubigkeit in der Berufungsbeantwortung neuerlich vor.

Das Berufungsgericht hält die Einschätzung der NA nicht für korrekturbedürftig. Immerhin verfügt die Antragstellerin in Österreich weder über ein Markenrecht noch über eine registrierte Firma, und es gibt auch keine Anhaltspunkte, um der Antragsgegnerin zuzusinnen, die Marke nur registriert zu haben, um die Antragstellerin an der wirtschaftlichen Tätigkeit zu hindern; es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Antragsgegnerin selber gar keine Absicht gehabt hätte, die Marke zu benutzen.

6. Als Ergebnis ist somit die Entscheidung der NA dahingehend abzuändern, dass nicht nur – wie schon im Antrag enthalten – der „Betrieb von Kasinos“ von der Löschung ausgenommen wird, sondern auch die „Dienstleistungen von Hotels“, die „Verpflegung von Gästen in Restaurants“ und der „Betrieb einer Bar“.

7. Auf die erstinstanzliche Kostenentscheidung wirkt sich diese Änderung aus. Da die Tätigkeit im Bereich der Filmproduktion allerdings im Vordergrund steht, bewertet das Berufungsgericht die Abweisung des Antrags mit einem Drittel, sodass der Antragstellerin der Ersatz von einem Drittel der Vertretungskosten zusteht und sie insgesamt nur ein Drittel der Barauslagen zu tragen hat. Gegen die Kostennote der Antragstellerin wurden keine Einwendungen erhoben.

Die selben Überlegungen gelten für die Kosten des Berufungsverfahrens. Allerdings steht der Antragstellerin für die Berufungsbeantwortung mangels Bescheinigung keine USt zu. Der Betrag ergibt sich aus einer Saldierung von einem Drittel der Vertretungskosten der Antragstellerin und einem Drittel der Pauschalgebühr, das die Antragstellerin der Antragsgegnerin zu ersetzen hat.

8. Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Markenrechts übersteigt der Wert des Entscheidungsgegenstands EUR 30.000. Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, weil keine Rechtsfragen zu beantworten waren, die zur Wahrung der Rechtssicherheit, der Rechtseinheit oder der Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung hätten.

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