Eine geografische Bezeichnung ist vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie ein Hinweis auf den Herstellungsort der Ware ist.

Im aktuellen Fall beantragt die Antragstellerin die Registrierung einer Wortmarke.

Die Antragstellerin beantragte die Registrierung der Wortmarke „DAMAS“ unter anderem für die Dienstleistungsklasse 43 (Beherbergung/Verpflegung von Gästen).

Der Antrag auf Registrierung wurde abgewiesen. Wie kam es dazu?

Zusammenfassung

Primäre Funktion einer Marke ist, Waren und Dienstleistungen eins Unternehmens von jenen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Hierbei ist auf die maßgeblichen Verkehrskreise abzustellen. Liegt diese sog. Unterscheidungskraft nicht vor, ist die Marke von der Registrierung ausgeschlossen.

Überdies ist eine geografische Bezeichnung von der Registrierung ausgeschlossen, wenn die den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist und im Geschäftsverkehr als Herkunftsangabe aufgefasst werden kann.

Bei Wortmarken ist Unterscheidungskraft gegeben, wenn es sich um frei erfundene Phantasiewörter oder Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs, die mit der bestimmten Ware nicht im Zusammenhang stehen, handelt. Das gilt für deutsch- bzw. fremdsprachige Begriffe gleichermaßen.

Im konkreten Fall fehlt der Wortmarke die Unterscheidungskraft in zweierlei Hinsicht. Da einerseits das spanische Wort „damas“ in der deutschen Sprache mit „Damen“ übersetzt wird, könnten die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen derart verstehen, dass die Dienstleistungen für oder von Frauen erbracht werden.

Andererseits wird in der französischen Sprache die syrische Hauptstadt Damaskus mit „damas“ übersetzt. Da die Sprachkenntnisse des inländischen Durchschnittsverbrauches im Hinblick auf den gemeinsamen europäischen Markt nicht gering sind, kann davon ausgegangen werden, dass der angesprochene Verkehrskreis erwartet, dass die Dienstleistungen so erbracht werden, wie dies in Damaskus üblich ist. Auch diesbezüglich liegt daher im konkreten Fall Verwechslungsgefahr vor. 

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Beschluss des OLG Wien zu GZ 33R107(20b vom 30.12.2020

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke DAMAS über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 5.8.2020, AM 21876/2019-4, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Die Antragstellerin beantragte die Eintragung der Wortmarke

DAMAS

unter anderem für die Dienstleistungen der Klasse:

43       Vorübergehende Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; zeitweilige Beherbergung von Gästen.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patentamt die Eintragung der Wortmarke für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 43 ab. Rechtlich ging das Patentamt davon aus, dass dem Zeichen die Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehle.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin aus dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, die Entscheidung der Rechtsabteilung dahingehend abzuändern, dass die Marke für alle beantragten Klassen eingetragen werde.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Soweit die Antragstellerin mit ihrem Rekursantrag die Eintragung des Zeichens im Hinblick auf sämtliche von ihr beantragten Waren und Dienstleistungen begehrt, ist auszuführen, dass das Patentamt mit der angefochtenen Entscheidung nur über einen Teil der beantragten Waren und Dienstleistungen entschieden hat. Nur die von der bekämpften Entscheidung erfassten Dienstleistungen der Klasse 43 sind daher von der Prüfungsbefugnis des Rekursgerichts umfasst. Streitgegenstand des Rechtsmittelverfahrens ist nämlich die Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Verfahrens und der angefochtenen Entscheidung, sei es die Sachanträge betreffend oder in prozessrechtlichen Angelegenheiten (Konecny in Fasching/Konecny3 IV/1 Einleitung IV/1 ZPO Rz 19).

2.1. Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (RS0079038). Diese Eigenschaft kommt einer Marke zu, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann und so die Ursprungsidentität garantiert, sodass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C-108/97Chiemsee; C-104/00 P, Companyline; C-398/08Vorsprung durch Technik; C-104/01Orange, Rn 62; EuG T-471/07, Tame it, Rn 15 mwN; RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14wJimi Hendrix; 4 Ob 49/14fMy TAXI).

2.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06aShopping City mwN; RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft die Eintragung verhindert, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen (OBm 3/12Lounge.at, unter Hinweis auf BGH I ZB 22/11, Starsat; OBm 1/13Malzmeister mwN; ähnlich RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist (vgl C-104/01Orange, Rn 58 und 59; C-64/02Das Prinzip der Bequemlichkeit).

2.3. Ob die Unterscheidungskraft vorliegt, ist anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde, nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit zu prüfen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 56; 4 Ob 10/14wJimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger aaO Rz 67 mwN; C-104/01Orange, Rn 46 und 63; RS0079038 [T1]; RS0114366 [T5]).

2.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (C-304/06Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen (C-304/06 P, Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (C-363/99Postkantoor, Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OM 10/09Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14tEXPRESSGLASS; 4 Ob 49/14fMy TAXI).

3.1. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RS0066644). Ein Schutzhindernis besteht hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RS0066456; 4 Ob 26/93Smash).

3.2. Der EuGH hat auch ausgesprochen, dass nicht nur die Eintragung einer ausschließlich beschreibenden Wortverbindung, sondern auch einer solchen Wortverbindung unzulässig ist, die geeignet ist, von anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Bezeichnung eines Merkmals ihrer Waren- oder Dienstleistungen verwendet zu werden (C-191/01 P, Doublemint Rn 32). Dies erklärt sich aus der Überlegung, dass ein allgemeines Interesse daran besteht, dass Zeichen oder Angaben, die Waren- oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können, weshalb es nicht erlaubt ist, dass solche Zeichen oder Angaben einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (C-191/01 P, Doublemint, Rn 31; C-265/00Biomild, Rn 36).

3.3. Fremdsprachige Begriffe sind im Allgemeinen so zu behandeln wie deutschsprachige (Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 224). Ob sie unterscheidungskräftig sind, hängt somit davon ab, ob sie im Prioritätszeitpunkt im Inland so weit bekannt waren, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05scar care; 4 Ob 28/06f, Firekiller; 17 Ob 21/07yAnti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14tEXPRESSGLASS). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04wPowerfood; 4 Ob 28/06fFirekiller). Bei einer gespaltenen Verkehrsauffassung genügt es, wenn diese Kenntnis nur für einen dieser Verkehrskreise besteht, auch wenn er zahlenmäßig kleiner als jener der Endverbraucher ist (C-412/05 P, Alcon Inc.; C-421/04Matratzen Concord, Rz 24; C-102/07Adidas/Marca Mode II, Rz 23; BGH I ZB 52/09, Maalox/Melox-GRY; 4 Ob 7/12aSinupret/Sinuvex; 4 Ob 77/15zAMARILLO; OLG Wien 34 R 147/15k, SKYR; 133 R 137/17w, BRONCHOCOLD, BRONCHOAKUT und BRONCHONIGHT).

4. Die Antragstellerin führt zusammengefasst aus, dass das angemeldete Zeichen keinerlei Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufzeige. Um den Aussagegehalt des Zeichens zu erfassen, bedürfe es eines Denkprozesses, sodass das Zeichen unterscheidungsfähig sei. Der Hinweis auf eine unbestimmte rein weibliche Wirtschaftsgemeinschaft als Anbieterinnen oder Empfängerinnen sei nicht beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

4.1. Die von der Antragstellerin beanstandete rechtliche Beurteilung des Patentamts entspricht den angeführten Grundsätzen der Rechtsprechung, sodass vorab darauf verwiesen werden kann (§ 39 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

4.2. Beteiligte Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall alle Personen, die als Erwerber der Dienstleistungen in Betracht kommen, also der Handel und/oder der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen (vgl auch RIS-Justiz RS0079038 [T1]).

4.3. Das Rekursgericht teilt die Ansicht der Rechtsabteilung, dass die beteiligten Verkehrskreise im Zeichen „DAMAS“ den zum spanischen Grundwortschatz gehörenden Begriff „Damas“ erkennen und diesen mit „Damen“ (https://woerterbuch.reverso.net /spanisch-deutsch/damas) übersetzen werden.

Wie im Eintragungsverfahren zu prognostizieren ist, liegt es für die angesprochenen Verkehrskreise nahe, dass das Zeichen angesichts des beanspruchten und von der Antragstellerin selbst definierten Schutzumfangs ohne relevante Gedankenoperation als Aussage verstanden wird, dass diese Dienstleistungen für oder von Frauen erbracht werden. Den Ausführungen der Rechtsabteilung ist zuzustimmen, dass sich gerade in letzter Zeit der Markt zunehmend auch auf Urlaubsreisen und die damit einhergehende Unterbringung von Frauen spezialisiert hat. Ausgehend davon fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MschG.

5. Darüber hinaus ist das Zeichen gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MschG auch aus den nachstehenden Überlegungen von der Registrierung ausgeschlossen:

5.1. Eine geografische Bezeichnung ist dann von der Registrierung als Marke ausgeschlossen, wenn sie den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist und im Geschäftsverkehr als Herkunftsangabe aufgefasst werden kann, weil die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Ort bzw dem Gebiet und dem bezeichneten Produkt herstellen und naheliegend annehmen, dass das Produkt in enger Verbindung dazu steht. Eine Orts- bzw Gebietsbezeichnung ist vom Markenschutz somit schon dann ausgeschlossen, wenn die beteiligten Verkehrskreise darin etwa einen Hinweis auf den möglichen Herstellungsort der so bezeichneten Waren erblicken können. Dabei sind auch veraltete bzw historische Bezeichnungen insoweit vom Markenrechtsschutz ausgeschlossen, als sie von den Verkehrskreisen noch als Ortsbezeichnungen verstanden werden.

Nur dann, wenn die geografische Bezeichnung ausschließlich oder doch so überwiegend den Charakter einer Phantasiebezeichnung hat, dass die daneben noch vorhandene geografische Bedeutung ganz zurücktritt, ist sie dem markenrechtlichen Schutz zugänglich. In diesem Sinn kann etwa der Name eines kleinen und weniger bekannten Ortes, der weder historisch noch kulturell oder wirtschaftlich, noch aufgrund seiner Naturverhältnisse Bedeutung hat und daher nur einem ganz kleinen, auf solchen Gebieten besonders versierten Kreis geläufig ist, als Marke eingetragen werden (4 Ob 152/19k, Sophienwald II).

5.2. Vom Eintragungshindernis erfasst wird nicht nur der Ort der Herstellung, sondern bei entsprechendem Verkehrsverständnis auch der Herkunftsort der Rohstoffe. Bei Dienstleistungen ist zwar der Ort der Erbringung aus Sicht der Verbraucher beliebig, das ist aber bei touristischen oder gastronomischen Dienstleistungen oder bei der Assoziation eines Orts mit einer besonderen Qualität anders (Ingerl/RohnkeMarkenG3 § 8 Rz 236).

Durch die Verbindung zwischen Markenwort und Waren oder Dienstleistungen können geografische Angaben beim Konsumenten positiv besetzte Vorstellungen über die Herkunft der Waren und Rohstoffe oder der Personen, die die Dienstleistungen erbringen, erwecken. Kommt eine geografische Herkunft nicht in Frage, kann die Ortsangabe unter Umständen als werbemäßige Anpreisung der Unterscheidungskraft entbehren. Es genügt für die Schutzausschließung gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MschG, dass eine Ortsbezeichnung von einer Art ist, welche die Vorlieben der Verbraucher beeinflussen kann, zB wenn etwa eine ideelle Beziehung zwischen den bei der Markenanmeldung geoffenbarten Waren oder Dienstleistungen und dem Ort besteht, wenn vom Nimbus eines (bekannten) Orts profitiert wird (Newerkla in Kucsko/Schumachermarken.schutz3 § 4 Rz 284 ff).

Der EuGH hat zu diesem Themenkreis in C-108/97 und C-109/97Chiemsee, ausgesprochen, dass der markenrechtliche Schutz schon dann zu verweigern ist, wenn die geographische Bezeichnung künftig (von anderen Unternehmen) als Herkunftsangabe verwendet werden kann. Zu prüfen ist, ob vernünftigerweise zu erwarten ist, dass die Bezeichnung nach Auffassung der Verkehrskreise die Herkunft einer Ware bezeichnet; dabei ist zu berücksichtigen, inwieweit den beteiligten Verkehrskreisen die geographische Bezeichnung bekannt ist, welche Eigenschaften der Ort und die Waren haben, und dass es nicht darauf ankommt, dass die Ware tatsächlich an diesem Ort hergestellt wird.

6.1. Damaskus [daˈmaskʊs] ist die Hauptstadt von Syrien. Sie ist eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte der Welt sowie ein kulturelles und religiöses Zentrum des Orients. Die Altstadt von Damaskus ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe. In der Altstadt findet man viele Hamams. Hierbei ist vor allem das Hamam Nur-ed-Din zu nennen (https://de.wikipedia.org/wiki/Damaskus).

In der französischen Sprache wird die syrische Hauptstadt mit „Damas“ übersetzt (https://dict.leo.org/französisch-deutsch/Damas). Die französische Sprache hatte (und hat) aufgrund der Mandatszeit eine besondere Stellung in Syrien; früher hatte sie im Bildungswesen und in der Verwaltung große Bedeutung (https://de.wikipedia.org/wiki/Syrien).

Französisch wird von etwa 235 Millionen Menschen täglich verwendet und gilt als Weltsprache, weil es von rund 300 Millionen Sprechern auf allen Kontinenten in über 50 Ländern gesprochen und weltweit oft als Fremdsprache gelernt und gelehrt wird (https://de.wikipedia.org/wiki/Französische_Sprache). Die französische Sprache wird in Österreich in allgemeinbildenden höheren Schulen oft als zweite lebende Fremdsprache gelehrt (vgl https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba/sprabi/fms.html). Bei der im Jahr 2001 in Österreich durchgeführten Volkszählung gaben 10.190 Personen an, dass die französische Sprache ihre Umgangssprache sei (www.statistik.at).

6.2. Bereits das Verständnis eines von mehreren angesprochenen Verkehrskreisen kann entscheidend sein und das Registrierungshindernis bewirken, dies auch ungeachtet des Umstands, dass es sich um einen kleineren Teil der beteiligten Verkehrskreise handelt. Das Eintragungshindernis darf in keinem dieser Kreise vorliegen (vgl 4 Ob 77/15z).

6.3. Die in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistungen können sich sowohl an den Endverbraucher als auch an Geschäftskunden wenden, die derartige Beherbergungs- und Verpflegungsdienste in Anspruch nehmen.

Da es sich bei „Damas“ um ein Wort der französischen Sprache handelt und zudem die Sprachkenntnisse des inländischen Durchschnittsverbrauchers im Hinblick auf den gemeinsamen europäischen Markt nicht gering sind, kann davon ausgegangen werden, dass der Endverbraucher oder Geschäftskunde den Begriff „Damas“ versteht und als „Damaskus“ übersetzen wird. Bei ausländischen Orten können sowohl die deutsche Übersetzung als auch die Ortsbezeichnung in der Fremdsprache des Staates, in dem der betreffende Ort liegt, aber auch die Übersetzung in Drittsprachen, vor allem in Welthandelssprachen, beschreibend sein (Newerkla, aaO § 4 Rz 304).

Die beteiligten Verkehrskreise werden im Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen erwarten, dass diese Dienstleistungen in einer Art und Weise erbracht werden, wie sie in Damaskus üblich sind, insbesondere was die Ausstattung der Beherbergungsbetriebe (zB Zimmerausstattung oder Spa-Bereich mit Hamam) und die Verpflegung (Speisen/Getränke) der Gäste betrifft. Allenfalls werden sie erwarten, dass diese Dienstleistungen – insbesondere im Zusammenhang mit der Verpflegung – von Personen erbracht werden, die aus Damaskus stammen. Sie werden davon ausgehen, dass bei der Verpflegung von Gästen typische kulinarische Spezialitäten aus Damaskus angeboten werden.

Nach der Einschätzung des Rekursgerichts kann daher erwartet werden, dass das Wort „Damas“ als Herkunftsbezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen dienen soll, dient und dienen wird. Darüber hinaus wird durch das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bei den beteiligten Verkehrskreise die Vorstellung erweckt, dadurch in die Welt des Orients einzutreten oder versetzt zu werden. Es wird mit der besonderen Bedeutung der syrischen Hauptstadt Damaskus geworben.

7. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwirft, die über den Einzelfall hinaus bedeutsam ist (RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.

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